Jednym z najczęstszych nieporozumień przy zgłaszaniu znaku towarowego do rejestracji w Urzędzie Patentowym jest błędne przekonanie panujące wśród wielu przedsiębiorców, że po uzyskaniu ochrony na określone oznaczenie będą oni mieli monopol w stosunku do wszystkich towarów czy usług w stosunku do których ten zastrzeżony znak towarowy mógłby zostać użyty. Trzeba jednak zwrócić tu uwagę, że znak towarowy podlega ochronie jedynie w odniesieniu do tych towarów i/lub usług, które są wskazane w rejestrze. Wyjątkiem są tu oczywiście znaki renomowane i powszechnie znane, które są chronione poza zasadą specjalizacji, tj. w stosunku do jakichkolwiek towarów i usług.

Wobec powyższego, prawidłowe skonstruowanie wykazu towarów i/lub usług jest sprawą kluczową przy zastrzeganiu znaku towarowego. Posługujemy się w tym celu tak zwaną Klasyfikacją Nicejską w której towary i usługi są podzielone na 45 kategorii (klas).Musimy jednak pamiętać, że klasyfikacja ta służy wyłącznie do celów administracyjnych. Oznacza to, że gdy sprawdzamy czy nasze oznaczenie nie będzie stanowiło naruszenia jakiegoś wcześniejszego znaku, nie wystarczy, że odpowiednie towary czy usługi będą w innych klasach. Jest bowiem możliwe, że w razie ewentualnego sporu, towary czy usługi zaklasyfikowane formalnie do innych klas zostaną uznane za podobne lub komplementarne.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), przy ocenie podobieństwa rozpatrywanych towarów lub usług należy uwzględnić wszystkie istotne czynniki charakteryzujące wzajemny stosunek tych towarów lub usług. Czynniki te obejmują w szczególności charakter tych towarów lub usług, ich przeznaczenie, sposób używania, podobnie jak to, czy te towary lub usługi konkurują ze sobą, czy też się uzupełniają. Inne czynniki, jak na przykład kanały dystrybucji danych towarów, mogą być także wzięte pod uwagę. Ponadto, w przypadku gdy towary oznaczone wcześniejszym znakiem towarowym obejmują towary wskazane w zgłoszeniu nowego znaku towarowego, towary te uznawane są za identyczne. W orzecznictwie TSUE uściślono również, że okoliczność, iż dane towary są często sprzedawane w tych samych wyspecjalizowanych punktach sprzedaży, może ułatwić danemu konsumentowi dostrzeżenie ścisłego związku istniejącego pomiędzy nimi i wzmocnić wrażenie, że za ich produkcję odpowiedzialne jest to samo przedsiębiorstwo.

Jeśli chodzi o towary lub usługi komplementarne, to – zgodnie z ustalonym orzecznictwem TSUE – są to takie towary lub usługi, pomiędzy którymi istnieje ścisły związek polegający na tym, że jeden towar lub jedna usługa są nieodzowne lub istotne dla użycia drugiego towaru lub drugiej usługi, wobec czego konsumenci mogą myśleć, że za wytworzenie tych towarów lub za świadczenie tych usług odpowiedzialne jest to samo przedsiębiorstwo. Z definicji towary kierowane do różnych kręgów odbiorców nie mogą mieć charakteru komplementarnego.

Ponadto, trzeba pamiętać o tym aby wykaz towarów i/lub usług zawierał wszystkie towary i/lub usługi do oznaczania których znak ma być przeznaczony nie tylko obecnie ale i w przyszłości. Jeśli w momencie zgłaszania znaku towarowego do rejestracji w Urzędzie Patentowym nie podejmiemy dobrej, strategicznej decyzji odnośnie zakresu wykazu towarów i/lub usług, w sytuacji gdy będziemy chcieli zacząć używanie tego oznaczenia również dla innych towarów i/lub usług (tj. nie wskazanych w rejestrze), będzie konieczne dokonanie nowego zgłoszenia. Z drugiej strony, musimy pamiętać o obowiązku używania znaku towarowego, który powstaje z upływem 5 lat od jego rejestracji. W razie braku takiego używania w odniesieniu do niektórych lub wszystkich towarów i/lub usług, istnieje ryzyko, że Urząd Patentowy – na wniosek zainteresowanych osób – stwierdzi wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy (w całości lub częściowo). Węższy wykaz towarów i/lub usług oznacza tym samym mniejsze ryzyko kolizji z innymi znakami towarowymi.

Monika Kowalczyk
RZECZNIK PATENTOWY